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变? 还是不变? 美国国内热烈讨论USPTO暂缓审查制度
作者/北美智权专利研发部 黄兰闵
2009/02/26

2009年1月20日美国新任总统欧巴马(Barack Obama)宣誓就职,上任第一天,即透过白宫幕僚长通知各部会机关暂缓新法及新法提案公告作业。不过话虽如此,前朝任命的美国专利暨商标局(USPTO)管理团队仍动作频频,譬如2月12日所召开的暂缓审查(Deferral of Examination)制度讨论会议,就给人一种修法前置作业的联想。

文章綱要
一、暂缓审查制度相关讨论

二、金融海啸的影响


根据1月20日的公函,在欧巴马总统所指派的USPTO局长上任之前,USPTO不应于《联邦公报》(Federal Register)公告新法或新法提案,尚未实施的新法亦应延后生效。由于USPTO隶属于商务部,而目前商务部长的遴选作业并不顺利,预料USPTO近月内仍将由现任代理局长John Doll当家,因此应该不会有任何新法变动。

然而没有新法变动,USPTO还是可以有其它作为,2月中旬召开的暂缓审查制度讨论大会就是一例。「韩国发明及新型专利申请案改采三轨审查新制」一文中曾提及,为解决积案问题,USPTO及美国国内其它组织陆续有师法欧亚等国、研议增加暂缓审查选项的意见。


一 、暂缓审查制度相关讨论

为何世界主要专利局大多实行暂缓审查制度?原因是此一制度可保留充裕时间让申请人评估其发明的市场价值、决定是否有实审必要,进而可降低实审需求量,提升官方审查效能。可是美国虽然自2000年11月29日开放申请人选择暂缓审查,根据USPTO统计,迄今仅有不到200件的专利申请案申请人曾提出此一请求。

但又为何几乎没有任何美国专利申请人愿意利用这项办法?归纳主要因素大概有以下三点:首先是基本预设制度不同,欧亚等国申请人必须主动请求,官方才会予以实审,但美国是除非申请人主动请求暂缓审查,否则申请案一律依序予以实审。其次,有关实审规费,欧亚各国通常是等申请人确认请求实审时方需缴纳,反观美国却是新案送件之初即需缴费,而且若是申请人请求暂缓审查,还需另外缴交一笔相关规费。最后,美国专利法规定,若官方审查作业延宕、耽误核准公告作业,申请人可获专利权期调整(Patent Term Adjustment,PTA)的补偿,但若申请人主动请求暂缓审查,则PTA天数可相对抵减。

所以美国应该改采欧亚模式的暂缓审查制度?反对阵营大有人在。

美国律师公会代表(American Bar Association,ABA)Gordon Arnold认为,制度转变与否,应考虑美国利益,不见得非与世界同步,而且修法可能需要国会支持,未必能由USPTO直接修法。智慧财产权人协会(Intellectual Property Owners Association,IPO)代表Herb Wamsley则说,申请案公开后迟不审决,对市场竞争同业而言,是相当大的不确定因素,不利产生规避设计、后续创意发明。P&G智权顾问Ken Patel则就其经验分析,以该公司在中、日所见,暂缓审查益处有限。专利局专业人员协会(Patent Office Professional Association,POPA)代表Robert Budens的看法是,USPTO近年大举招募培训审查委员,现在正要开花结果,贸然修法增加变量,可能产生意想不到的后果。

只是,赞成的声音亦不在少数,讨论会场上的声势甚至比前者更有过之。

USPTO卸任官员Nancy Linck直言,官方审查负担日益沉重,USPTO不可能无止境增聘新人,除暂缓审查之外,没有人真正想出过更好的解决办法。Manny Schecter亦代表IBM大力予以支持,理由是,既有两成的专利权人为省980美元放弃缴第4年年费,若可省下检索实审合计760美元的规费,申请人应该也会考虑放弃许多申请案的检索实审。生物科技产业协会(Biotechnology Industry Organization,BIO)代表Hans Sauer同样主张继续研究此一议题,美国前十大贸易伙伴几乎都采取暂缓审查制度,BIO会员在这些国家多半会入境随俗延后请求实审,而且普遍认为这种制度利大于弊。而美国先灵葆雅(Schering-Plough)公司的副总裁Henry Hadad则说,目前美国申请人已可利用暂时案及PCT途径达到暂缓审查的目的,但如果能推行真正的暂缓审查制度,相信更能提高审查效率。

当然,也有部分与会者的发言倾向中立,难以明确划归为反对或赞成票。

例如微软(Microsoft)智权政策总顾问Dick Wilder表示,该公司并不关心究竟暂缓审查制度会否实施,积案问题早已拖慢USPTO实审进度,但若是暂缓审查能加快实审速度,微软并不反对。BSKB代表Nicolas Godici则提醒支持者,改采暂缓审查若导致审查费进帐减少,USPTO必然会调高审查费,但如果申请案系属期间(pendency)能因此压缩到18个月,会是相当吸引人的选项。而Todd Dickinson代表一直不表赞同的美国智慧财产权法协会(American Intellectual. Property Law Association,AIPLA)发言,指暂缓审查充满变量与未知的影响,AIPLA并不赞成实施此一制度,但因USPTO面对沉重的积案问题,AIPLA的反对立场的确略有松动。

二 、金融海啸的影响

其实,之所以需要争论暂缓审查制度的利弊,直接导因正是为了解决USPTO积案问题。但如果积案问题停止恶化,改采暂缓审查制度是利是弊是否也就无关紧要了呢?

事实上,这波金融风暴对全球专利业界的影响似乎是超乎预期。史丹佛大学IP Litigation Clearinghouse的统计显示,2008年8至12月美国专利诉讼案件量较上年同期减少23%。世界知识产权组织(WIPO)元月时公布,2008年受理的国际申请案件数量仅增加2.4%,明显低于前三年9.3%的平均增幅。而丹麦专利局官员也表示,过去即使经济不景气,申请及诉讼案件量仍能有所增加,但这次企业严格控制预算执行,申请案件量急剧萎缩,丹麦专利局月前已被迫裁员。

那么USPTO是否也已感受到景气急冻的冲击?根据USPTO代理局长John Doll会中引用的数据,截至目前为止,2009年度USPTO受理的专利申请案约较2008年度同期减少1%,经济景气若是持续恶化,USPTO规费收入预料也会明显下滑。

专利申请案件量减少,往好处想,应当有助于加快消化积案,但相关规费短收,却也可能拖垮USPTO的财务状况,尤其这一两年美国专利核准率显著下降,未来年费收入势必减少。或许也是因为如此,USPTO考虑大幅调涨RCE(请求继续审查)规费的网络传言也变得愈传愈煞有其事。根据USPTO预估,2009年度该局受理的RCE件数可能会比上年度增加17%。

另一方面,USPTO并不是唯一一个可能修法的单位,2009年新年伊始,美国参、众两院就有议员透露今年会再接再厉推动专利改革法案。USPTO、美国国会修法提案连连受挫却又一再卷土重来,似乎显示美国专利制度需要调整已是美国产官学界的共识,只不过,究竟该调整哪些环节、朝哪一方向调整,至今仍众说纷云,莫衷一是。

欧巴马带着美国选民的「CHANGE」愿景登上总统大位,未来一年,美国专利环境会有什么样的变与不变,让人期待。