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美国参院版专利改革法案S.515再有修正
整理/北美智权专利研发部 黄兰闵
2010/04/10

2010年3月4日,美国参议院司法委员会主要成员共同提出参院版专利改革法案(S.515)修正条文,将法案正式更名为《2010年专利改革法案》(Patent Reform Act of 2010)。一手催生这项法案的参院司法委员会主席Patrick Leahy表示,经过数月磋商,委员会主要成员已就修法方向达成共识,未来还将继续与众议院及相关人员沟通,希望能尽早促成法案通过。

2009年3月3日参众两院司法委员会同步提出新版《2009年专利改革法案》(Patent Reform Act of 2009,S.515及H.R.1260),之后并为此举行公听会,也一如预期掀起正反意见论战。参院司法委员会2009年3月几次在会议中讨论并通过S.515法案修订内容,2009年4月2日在委员会主席Leahy强势主导下,以15:4的表决结果,通过将同日修订后的S.515法案转交全院审查。

表决当天,支持与反对两派的讨论尤其激烈,身为S.515法案原始共同提案人的共同党籍议员Orrin Hatch,因不满修法内容,甚至当场离席并投下反对票,意见整合难度之高可见一斑。

不过经过数月折冲,包括Leahy、Hatch、委员会副主席Jeff Session、原本持反对意见的共和党籍参议员Jon Kyl等人,终于达成修法默契。各阵营妥协之后,就产生了新出炉的修正版S.515法案。

与2009年3月提出的原始版本相比,此次修正版S.515法案在领证后异议程序(post-grant review)、多方再审查程序(inter partes reexamination)、损害赔偿及蓄意侵权、承审法院与管辖权等条文有大幅修正;删除中间上诉(interlocutory appeal)条文;新增领证后补充审查程序(supplemental examination),以避免专利因被控申请时有不正行为(inequitable conduct)而无法行使。

修正版S.515明显也反映了美国政府行政部门的修法意见,领证后各项程序是一例,授权美国专利商标局(USPTO)订定调整规费又是一例。根据参院司法委员会主要成员所发声明,授予USPTO订定调整规费的权力,是为帮助USPTO解决积案问题。

解决积案问题是USPTO局长David Kappos上任后被交付的最大任务。理由是:申请案审查程序牛步,往往不利创新发明的商业化,而有价值的创新发明无法及时商业化,也就无法完全发挥创造就业的潜力。如今美国亟需创新发明创造职缺,这样的逻辑推演,也难怪美国各界对Kappos领导的USPTO寄予极高期待。

根据美国政府2011年度预算报告,USPTO必须在2013年度以前达成平均10个月寄发第一份核驳通知(FAOM)的目标,并在2014年度将平均整体专利审查期间缩短为20个月。

不过S.515过关阻力尽管大幅减小,但能否就此过关,众院是否配合,仍有许多变量。例如,独立申请人及中小企业对先申请主义(first inventor to file)制度存有相当疑虑,USPTO虽多方尝试化解,但就在修正版S.515提出后不久,参院小型企业委员会主席Mary Landrieu提出新法案S. 3089,要求政府部门新增研究项目,研究专利改革法案改采先申请主义制度等修法的可能冲击。而此次新增不实专利标示(false marking)规定修法,亦引发新的反对意见。

S.515修订简介

(一)改采先申请主义制度

修正版S.515再度改写35 USC 102新颖性条文,但基本规定与原始版S.515无太大差异。而原始版S.515限定由美国政府聘任的公民执行检索审查事务,修正版S.515删除了这项规定,同时新增规定,除非有人因不实专利标示遭受竞争性损害(competitive injury),否则不得以此为由提起民事诉讼,而且这项修法将溯及既往,适用修法前提出的诉讼案件。

(二)损害赔偿与蓄意侵权

原始版所列损害赔偿额度计算方式相关条文全部删除,修正版S.515全面改写相关规定,由法官担任守门员,揭示损害赔偿金额的相关计算方式及考虑因素,之后法院及陪审团决定赔偿额度时,只能参考法官揭示的相关计算方式及考虑因素。此外,任一造可要求先确认有无侵权、专利无效事实,再审损害赔偿与蓄意侵权问题,但不可要求两段程序由不同的陪审团审理。

而蓄意侵权罪名要成立,须有清楚且具说服务力的证据,证明侵权人有客观上未尽注意责任(objective recklessness)之事实,即侵权人(显然应)知道其作为有侵害有效专利客观上的高可能性(objectively high likelihood),但仍继续其作为。不过,仅是侵权人知悉该专利或未征询律师意见,不能证明为蓄意(诱使)侵权。关于专利侵权、有效性及可行使性等问题,若法院认定属Close Case状况,陪审团不应参与侵权行为是否为蓄意的判定,法院也不应提高损害赔偿额度。另方面,修正版S.515对兴讼前的通知函(pre-suit notification)内容有具体规范。

(三)领证后程序

领证后任何人随时可以书面方式,就任一专利范围提出相关先前技术。原始版S.515谈及此一先前技术类型时,纳进了美国有效申请日一年之前一专利主张发明(claimed invention)已为公开使用或贩卖的证据;但修正版S.515规定,领证后可提出的先前技术,只包括专利文献或其它印刷品,以及专利所有权人在联邦法院、USPTO程序中就其专利范围所提的书面声明。

领证后异议程序及多方再审查规定亦有变动,由于两项程序势必影响USPTO内部作业、资源分配,修正版S.515同意USPTO渐进导入新制,新法生效的最初4年,USPTO可定额控制每年成案数量。两项程序有多项异同可互相参照,简单整理如下:

 

领证后异议程序

多方再审查程序

提出期限

公告日起9个月内。

以下日期(取较晚发生者)之后
.专利公告日起算9个月或
.领证后异议程序终止日

成案标准

第三方需揭示所有利益关系人,且 至少一项专利范围有过半机会(more likely than not)证明不具可专利性;或第三方提出全新或未解决之法律问题,且此一法律问题对其他专利或申请案有其重要性。

第三方需揭示所有利益关系人,且 有合理可能(reasonable likelihood)成功挑战至少一项专利范围。

修正机会

一旦成案,专利所有权人可提一次修正,删除被挑战之专利范围,并可代之以合理数目的替代专利范围。但修正不得扩大专利保护范围,亦不得写入新事项(new matter)。

若两造同意或专利所有权人提出充分理由,得有其它修正。

若两造同意或符合USPTO规定,得有其它修正。

审查及上诉

等专利所有权人提出初步回复后,USPTO需在3个月内决定是否成案。成案1年内,Patent Trial and Appeal Board(PTAB,即目前的BPAI)需有最终审查决定,但若有充分理由,决定期限最多可延6月,假使有并案审查情况,决定期限亦可再酌量调整。任一方若不满其决定,可向Federal Circuit上诉。

与诉讼程序的关系

若第三方针对同一专利之专利范围提起无效诉讼,领证后异议或多方再审查程序无论成案与否,都不能继续。若第三方被控侵权且时间超过3个月,无法再提领证后异议或多方再审查。

若专利所有权人在公告日起3月内提侵权诉讼,法院不得以领证后异议程序已经提出或成案为由,暂不考虑是否准发初步禁制令(preliminary injunction)。

无相关规定。

禁反言

类似多方再审查程序相关规定,但未限制第三方不得以期间有合理机会提出、但未提出之理由,于诉讼或ITC 337程序挑战原专利范围。

待USPTO就一专利范围有效性做出最终决定后,第三方不得再引用期间(有合理机会)提出的理由,于USPTO各种程序请求或继续挑战其效力。民事诉讼、ITC 337调查程序中,亦不得引用期间(有合理机会)提出的理由,主张该专利范围无效。

其它

提出理由:限35 USC Part II可专利性、35 USC 112或251要件(不含最佳实施例要件)相关问题。无一第三方对一专利仅有一次异议机会的限制。

提出理由:限专利或印刷品两类技术文献引发的35 USC 102、103问题。

此外,修正版S.515规定,专利所有权人可提出或更正专利相关资料,于领证后请求USPTO补充审查加以考虑或重新考虑,USPTO 3个月内需审视这些资料,判断该专利的可专利性是否而引发新的重大疑虑,若是,即需开启单方再审查(ex parte reexamination)程序。

除条文所列例外情况,即使前述数据在专利申请期间未被(充分)考虑或未正确呈报,只要相关数据在补充审查期间获得(重新)考虑或更正,该专利即不会依35 USC 282被判定无法行使。

(四)修正版S.515修订35 USC 282,即使不符35 USC 112最佳实施例要件,亦不得据以判定相关专利范围无效或无法行使。

(五)原始版本有关承审法院与管辖权相关法条全部删除,修正版S.515规定,只要证明管辖移转明显能更加便利诉讼各方及证人,地方法院即应同意管辖移转。

(六)授权USPTO订定或调整各项专利及商标规费,以符合其业务执行成本。小实体及微实体(small and micro entities)申请人的专利申请、处理、公告、维持等规费,各可享有50%及75%优惠费率。同时为鼓励申请人使用电子申请方式,规定非Reissue发明正式申请案若未使用电子方式申请,规费可提高400美元,小实体可享50%优惠费率