法規解析
利用PPH2.0與PPH(專利審查高速公路)取得美國專利有甚麼不同?

葉仁友╱北美智權 專利工程研究組

2012.05.16
       

在今年一月底時候,USPTO宣佈與世界上的其他八個專利局,共同實施一項升級版的專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)試行方案。這項試行方案稱為PPH2.0,試行的期間為一年,參與的專利局除了USPTO之外,還有加拿大、日本、澳洲、芬蘭、俄羅斯、西班牙、英國以及歐洲的專利局,以下稱這些參與的專利局為參加局(註1)。

目前全世界的專利審查趨勢,不論是在審查的標準上,還是在各審查單位的資訊交流上,都是在朝調和一致的方向走。正如同美國專利商標局局長David Kappos 於2011年4月5日,在倫敦國際專利論壇所發表的演說"A Global Call for Harmonization"中所云:「我們今日在這裡的對話,不僅讓我們確認了創新的阻礙在哪裡,它們也使得我們可以大聲宣告共同建造一個全球化世界的IP架構」(the conversations we have here today will not only allow us to identify barriers that impede innovation, they will also empower us to annunciate a clarion call to collectively build an IP infrastructure for a globalized world) (註2)。趨勢既然是這樣,會出現了PPH2.0這樣的新版,也就不足為奇了。

至於PPH2.0與PPH的不同處到底在哪裡?可以提供申請人什麼樣的便利,或是能夠如何加快時程呢?首先,PPH2.0打破了原本PPH架構之下僵硬的單向規則,即PPH2.0的請求可以建立在任何一個參加局所核准的專利範圍上,而不必像傳統的PPH請求只能建立在第一申請局(Office of First Filing, OFF)所核准的專利範圍上,可以說是賦予了更多的彈性,使適用客體的範圍更廣。其次在提交的書件上,也作了簡化。請參考下表一及表二(註3)(註4):

表一        PPH2.0與PPH適用客體的比較

PPH 2.0的適用要件 PPH的適用要件 說明
試辦時間內或正式施行日起 試辦時間內或正式施行日起 PPH2.0已從2012年1月29日開始
至少一個專利範圍,已經被PPH2.0的參加局認定為具可專利性 (allowable/patentable) 至少一個專利範圍,已經被PPH的第一申請局(Office of First Filing, OFF)認定為具可專利性 在PPH的架構之下,如果要對第二申請局(Office of Second Filing, OSF)提出PPH請求案,必需要等待第一申請局的正面審查結果出來。而在PPH2.0的架構下,只要任何一個參加局發出正面審查結果,就可以用來作為PPH2.0請求案的基礎,該參加局並不需要是第一申請局。
美國參加PPH2.0的請求案必需是以下的一種:
I. 有效主張一個或多個PPH2.0參加局申請案的優先權;
II. 本身是PPH2.0參加局申請案的國際優先權被主張案;
III. 與PPH2.0參加局申請案主張同一個優先權;
IV. PPH2.0參加局申請案與美國參加PPH2.0的請求案,衍生自同一PCT案,或者與同一PCT案相關,並且該PCT案並未主張任何的優先權。
美國參加PPH的請求案必需是以下的一種:
I. 有效主張一個或多個第一申請局申請案的優先權;
II. 有效主張一PCT案的優先權,並且該PCT案並未主張任何的優先權;
III. 必需是一PCT案的國家階段申請案,且該PCT案並未主張任何優先權,主張一個第一申請局申請案的優先權,或是主張另一個PCT案的優先權(但該PCT案不可再主張任何優先權);
IV. 必需是一PCT案經由By-Pass進入美國的申請案,且該PCT案並未主張任何優先權;主張一個第一申請局申請案的優先權,或是主張另一個PCT案的優先權(但該PCT案不可再主張任何優先權)。
 
下列案件必需被排除於美國PPH2.0請求案之外:
暫時案(Provisional)、再領證案(Reissue)、復審案(Reexamination)、設計專利(Design)、植物專利(Plant)、有秘密命令的申請案(Applications subject to secrecy order)。
下列案件必需被排除於美國PPH請求案之外:
暫時案(Provisional)、再領證案(Reissue)、復審案(Reexamination)、設計專利(Design)、植物專利(Plant)、有秘密命令的申請案(Applications subject to secrecy order)。
 
所有美國參加PPH2.0請求案的專利範圍,必需「充分對應」至一個或多個已經被PPH2.0的參加局認定具可專利性的專利範圍。「充分對應」的定義為:除去翻譯以及專利範圍格式的差別外,美國參加PPH2.0案的請求專利範圍必需小於或等於被PPH2.0的參加局認定具可專利性的專利範圍。 所有美國參加PPH請求案的專利範圍,必需「充分對應」至一個或多個已經被第一申請局認定具可專利性的專利範圍。「充分對應」的定義為:除去翻譯以及專利範圍格式的差別外,美國參加PPH案的請求專利範圍必需相同或相似於被第一申請局認定具可專利性的專利範圍。 1. 美國請求案(PPH或PPH2.0)的專利範圍,是指原始或是修改過的專利範圍。
2. 但是如果有任何限制,造成美國參加PPH2.0請求案的專利範圍,比被PPH2.0的參加局認定具可專利性的專利範圍小,則這些限制必需要被美國參加PPH2.0請求案的書面敘述所支持。
美國參加PPH2.0的請求案尚未開始實審 美國參加PPH的請求案尚未開始實審  

 

表二        PPH2.0與PPH提交項目的比較

書件項目 PPH 2.0 PPH
申請書 必需提交 必需提交
被認定具可專利性的專利範圍 不必提交
不必提交被PPH2.0參加局所認定具可專利性的專利範圍複本及英譯。
必需提交
1. 被第一申請局所認定具可專利性的專利範圍;
2. 如非英文,則需要提交英譯及譯者聲明。
英文專利範圍對照表 必需提交
(用以說明美國參加PPH2.0請求案的所有專利範圍,如何對應至已經被PPH2.0參加局所認定具可專利性的專利範圍)
必需提交
(用以說明美國參加PPH請求案的所有專利範圍,如何對應至已經被第一申請局所認定具可專利性的專利範圍)
OA複本 必需提交
只需提交PPH2.0參加局,針對PPH2.0參加局申請案(註5),所發出核准審定書的前一份OA複本。可以使用機器翻譯,並且不需譯者聲明。
必需提交
1. 第一申請局所發出的,可專利性相關的所有OA複本;
2. 如非英文,則需要提交英譯及譯者聲明;
3.檢索報告複本(若有) (註6) 。
不需提交
1. PPH2.0參加局申請案,核准審定書複本。
2. PPH2.0參加局申請案,非核准審定書前一份OA複本。
3. 檢索報告複本。
IDS 必需提交
1. PPH2.0參加局的所有引證文獻清單;
2. 引證文獻若非美國專利或美國申請案的公開本,則需附該引證文獻的複本。
必需提交
1. 所有第一申請局的引證文獻清單;
2. 引證文獻若非美國專利或美國申請案的公開本,則需附該引證文獻的複本。
於獲得參加資格後所有與可專利性相關的OA複本 必需提交
1. 於獲得PPH2.0參加資格後,針對PPH2.0參加局申請案所寄發的與可專利性相關的所有OA複本;
2. 可以使用機器翻譯,並且不需譯者聲明。
必需提交
1. 於獲得PPH參加資格後,第一申請局再寄發的所有與可專利性相關的OA複本;
2. 如非英文,則需要提交英譯及譯者聲明。

由以上的整理可知,PPH2.0相較於傳統的PPH,不管是在審查時程,還是在提交文件的準備工作上,都提供申請人更大的便利。這種便利,落實在實際的專利申請流程上,將會更省時、省力及省金錢。

 

註1:參加局的資訊時有變動,應以USPTO網站的最新公告為準
< http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2012/week10/TOC.htm#ref15 >

註2:< http://www.uspto.gov/news/speeches/2011/kappos_london.jsp>

註3:<http://www.uspto.gov/web/patents/patog/week10/OG/TOC.htm#ref15>

註4:<http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/pphbrochure.jsp>

註5:文中所謂的PPH2.0參加局申請案,都是指已經被參加局認定具可專利性的專利範圍,且據以向USPTO提出PPH2.0參加資格的申請案。

註6:<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/pph_epo.pdf

 

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