設計專利
解析美國法院審理設計專利侵害的陪審團指南 ─
以Apple控告Samsung的侵權裁決為例說明

作者╱經濟部智慧財產局專利一組專利高級審查官 葉雪美

2012.09.03
         

六、設計專利之惡意侵害與誘導侵害

6.1陪審團指南第58條 --- 發明與設計專利--- 誘導侵害

Apple主張,Samsung韓國的母公司誘導其在美國的子公司STA和SEA侵害Apple的發明與設計專利。Samsung則辯稱,Apple積極誘導第三人侵害Samsung的US7,557,460發明專利。

為了判斷SEC或Apple是否有誘導侵權,別人必須直接侵害所主張的專利,如果沒有人直接侵害專利,誘導侵權就不成立。為了能舉證誘導侵權,被告必須:

(1)有故意引起他人的直接侵權行為;
(2)已知曉原告所主張的專利;
(3)已知道這行為將構成侵害專利。

符合誘導侵害的「知悉」與「明知(或稱意圖)」的主觀要件,要證明他人刻意視而不見或刻意予以忽視(willful blind)。如果SEC或Apple知道系爭專利的存在,或已有誘導侵害專利,誘導一方主觀地相信該行為會鼓勵專利侵害的事實,且故意避免獲悉侵權的事實,就必須對該誘導行為負責。如果SEC或Apple只是漠不關心可能會鼓勵專利侵害,或是SEC或Apple只是知悉重大與不合理風險,都不足以構成「刻意予以忽視」。

如果發現SEC或Apple是知悉該專利,但認為鼓勵的行為沒有侵害專利,或是認為該專利是無效的,SEC或Apple可不用承擔誘導的責任。

6.2陪審團指南第59條 --- 發明與設計專利--- 惡意侵害

在本案中,Apple與Samsung都指控對方惡意侵害其專利。

為了證明惡意侵害,每一方都要先說服你們認為對方侵害專利中一項或多項有效與可實施的請求項。在之前的指南中已說明專利侵害的構成要件。

還有為了證明故意侵權,專利權人必須以明確和令人信服的證據證明對方的行為,完全漠視侵害專利的事實。為證明「完全漠視(reckless)」的情況,專利權人必須說服你們其實對方早已知曉,或者很明顯的對方應已知悉,其行為已侵害到一個有效且可實施的專利。

在決定Samsung與Apple是否完全漠視你們認為已被侵害的專利,陪審團應考慮關於指控的侵權行為所有事實,包括但不限於以下幾個因素。(1)如果Samsung或Apple並非出於故意,如果這符合該行業的標準商業行為,這因素應被視為一項證據。(2)如果Samsung或Apple是故意的,有意去複製對方一個有專利保護的產品,這因素應被視為一項證據。

6.3  陪審團對於誘導與惡意侵害的裁決

(1)陪審團是否認為Apple是否已提出優勢證據證明Samsung韓國母公司與SEC     以知曉且是否誘導其美國子公司STA與SEA侵害Apple的D677、D087、D305與D889專利?如果有誘導侵害請寫「Y」,如果沒有請寫「N」。

(2)陪審團是否認為Apple是否已提出優勢證據證明Samsung企業是否有惡意侵害Apple的發明專利與設計專利?如果有惡意侵害請寫「Y」,如果沒有請寫「N」。

七、結論

7.1 Apple控告Samsung侵害訴訟案件後續發展

針對Apple控告Samsung侵害案件(5-11-CV-01846-LHK),美國加州地方法院9人陪審團在裁決之前必須先讀完這一份109頁的最終陪審團指南,在經過3天的內部審議之後,迅速的對這一場所謂的「世紀專利大戰」作出裁決,判定Samsung的23款手機與平板電腦都侵害了Apple的3項發明專利與3項外觀設計專利,並認定Samsung的惡意侵害成立,同時也估算Samsung需向Apple支付10.5亦美元的損害賠償金額。這一場專利侵害訴訟Apple幾乎全數獲勝,因而Samsung表示將採取法律行動以推翻這一裁決,可能提出評決後聲請(post-verdict motion),或是向聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提出上訴。

Apple要求對Samsung的侵權產品核發禁制令,8月27日Apple提出一份禁售Samsung八款手機的名單,其中包括:Galaxy S 4G、Galaxy S II AT&T、Galaxy S II Skyrocket、Galaxy S II T-Mobile、Galaxy S II Epic 4G、 Galaxy S Showcase、Droid Charge 和 Galaxy Prevail,聲請禁止該等侵權產品在美國境內銷售。Apple以陪審團判定Samsung惡意侵害其發明與設計專利為由,要求將損害賠償金額提高到三倍,法官Lucy Koh原本預定在9月20日開庭審理有關Samsung的侵權產品的禁售問題以及Samsung的惡意侵害是否要處以加重處罰,將損害賠償金額提高到三倍,這個庭審可能要延後到12月6日。

7.2 陪審團肯定Apple的研發與創新並遏止惡意抄襲

Apple的設計大師Jonathan Ive(註8)(以下簡稱Ive)從1998年開始主導著Apple的設計,同年,他跟他的設計團隊年推出第一代的iMac,第一年就銷售出200萬台。2001年10月推出iPod數位音樂播放器大獲成功,改變了唱片產業;2007年1月推出的iPhone智慧型手機也大受歡迎,改變了行動電話產業;2010年1月推出的iPad平板電腦產品,創造出一個全新類型的電腦。Ive與他的設計團隊,並不僅設計Apple的產品,經常因為他們的想法太過創新,為了配合產品設計而必須設計出全新的生產流程,好讓工廠能順利的將產品生產出來。

Ive 經常強調「簡約並不是簡單(Simplicity isn’t simple)」,簡約並不僅是不雜亂,產品不雜亂只是整齊(clear)而已。在某種程度上來說,簡約是說明產品與對象的目標與定位,追求簡約的行為應遍及產品的整個過程,這才是簡約的基本原則」(註9)。Apple研發的iPod、iPhone、iPad、MacBook及MacBook Air等影音播放、通訊與電腦產品都是創新的產品設計,有全新的簡約外觀與獨特的使用者介面,這些嶄新的外觀與功能在產業中帶動新一波的設計風潮。不過,這些產品簡約的外觀設計非常容易被模仿,Apple深知完善專利布局對於企業競爭的重要性,為了取得市場上的競爭優勢,除了提出相關技術的發明專利申請之外,也對產品的外觀設計提出相當數量的設計專利申請,藉由嚴密的專利布局保護其產品及外觀簡約且獨特設計,一則可斷絕競爭廠商公然仿效其外觀或進行迴避設計的空間,二則可防止其他廠牌以近似外觀的產品進入市場,瓜分其市場佔有率。

這次陪審團主席Velvin Hogan在受訪時曾表示,對陪審團而言,Apple在強力捍衛科技創新的主張是很有說服力。無疑的,這次裁決對於Apple一向堅持的研發與創新的政策是一個莫大的鼓勵,Apple是真正懂得專利的價值,知道專利是企業在商場上可用以攻擊與防守的武器,首先要完善專利的布局,再利用專利侵權訴訟及專利的排他權,阻止或遏止競爭對手的類似產品進入市場,藉以達到保持競爭力或擴大市場佔有率之目的。在這一場世紀專利大戰中,除了發明專利之外,Apple成功將產品外觀與GUI的設計專利也發揮了相當的戰略價值,顯然Apple的專利佈局是完善且成功的,這是值得國內企業與專利業界深思與學習的課題。

由Apple與Samsung的專利訴訟的初步禁制令核發到這次專利侵害與損害賠償的裁定可得知,美國法院對於企業惡意抄襲他人之創新設計、掠奪市場的做法事相當不以為然,甚至可能加重處罰提高到三倍的賠償金額。值得注意的是,今後業者在美國市場銷售的新款手機、平板電腦或超薄型筆電等產品的外觀設計必須要與Apple的產品之間要有明顯的差異,與設計專利保護之外觀設計之間不能使得一般購買者有誤認,混淆之虞,否則會被認為是實質相同而構成設計專利侵害,而步上Samsung的後塵,遭到初步禁制令之禁售或專利侵害的損害賠償。

備註:
8. Jonathan Ive,1998年被Apple公司任命為是首席工業設計師也工業設計的副總裁,現在是Apple公司的資深副總裁。

9. 參考http://www.telegraph.co.uk/technology/apple/9283706/Jonathan-Ive-interview-simplicity-isnt-simple.htm, Shane Richmond, Head of Technology (Editorial), 「Jonathan Ive interview: simplicity isn’t simple」,23 May 2012。

 

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