5月中美國最高法院對i4i告Microsoft專利侵權案作出了判決。 i4i 這家加拿大小軟件公司控告Microsoft專利侵權，官司從美國德州聯邦法院打起，法院判Microsoft敗訴；隨後Microsoft上訴到聯邦上訴法院（598F. 3d 831（ Fed. Cir. 2010））亦敗訴，最後，Microsoft於2011年初上訴到最高法院。由於Microsoft於本案上訴所牽涉的法律疑問是多年來大家都関心的問題，所以很多人在等最高法院對本案的判決。

Microsoft以最高法院KSR Int'l Co. V. Teleflex In. C 550 US 398 (2007) 一案中判文爲基礎，挑戰聯邦法官及上訴法官的判決。Microsoft在訴訟中提出證據指i4i 專利無效，法院中對Microsoft提出證據是以「明晰及令人信服證據」標準（clear & convincing evidence）來審核這些證據；但USPTO在專利申請審查時對證據審查的標準是「優勢證據」標準 (preponderance evidence) 。因此同一證據在USPTO審理專利審請時可能以優勢標準接受，但聯邦法院以較高「明晰及令人信服」標準來審核，許多證據會不被採用。由於法院及USPTO採用兩種不同標準來審核證據造成不同結果，因此微軟要求最高法院對接受證據採用什麼標準做出決定，在審判專利是否有效時應用那個標準才算？如果最高法院降低聯邦法院審查證據的標準，可以想像挑戰專利有效性案件絕對會增加。 
            
案例背景

i4i 是一家加拿大軟件公司，是美國專利5,787,449的專利權人；5,787,449專利是將文件中內容及元碼 (metacode, 軟件形式結構） 分開儲存的方法，此專利對在Internet 上編寫自訂XML（custom XML）是很重要的技術。 Microsoft在Word 2003及 Word 2007版本中添加了編寫custom XML 的功能。 i4i 提出侵權告訴， 2009年初經德州聯邦法院判決認定Microsoft惡意侵權，需賠償i4i 共2億美元之蓄意侵權懲罰。 (註：賠償金額乃是以Microsoft賣出200萬份Word，每份售價499美元的25%，即一份 $98計算)。且法院禁止Microsoft以後在Word 中加上custom XML 功用。

其後，Microsoft於2009年8月向美國聯邦上訴法院提出上訴，聯邦上訴法院於2009年12月及2010年3月兩次維持德州聯邦法院的判決。 而美國專利商標局（USPTO）於2010 年5月就微軟針對i4i專利提出的專利複審也做出了判決，判定i4i之美國專利5,787,449有效。最後，Microsoft於 2010年8月28日要求美國最高法院審理本案； 2010年11月29日， 美國最高法院決定受理此案。最後，美國最高法院法官們一致裁定，決議維持原判，Microsoft應支付i4i公司3億多美元的賠償金。

案例討論

Microsoft要求美國最高法院審理本案的理由，是美國聯邦法院和USPTO 在採用先前技術文件(Prior art)來審核專利有效或無效時採用不同標準。 USPTO 在審查專利申請案時，會將申請案中的請求項 (claim) 做最大範圍　(Scope)　解釋，然後比較項目範圍與先前技術文件揭露範圍是否有交集部分；如有非交集部分存在且又具新穎性，而且非顯而易見，那這申請案便具獲得專利的可能。根據交集部分的程度，如有必要，USPTO會要求申請人修改專利項目，縮小範圍後才通過審核。但如交集為大部分或全部，則專利申請案便不會獲得通過。

 USPTO選擇先前技術文件的標準是用優質證據的標準　(Preponderance evidence)，但要在美國聯邦法院挑戰專利，尤其要用先前技術文件來證明專利無效時， 法院要求該先前技術文件是具有明確令人信服證據 (clean and convincing evidence)的標準， 這一標準比優質證據標準要求為高。再加上法院中會先設定該被挑戰專利為有效，對專利請求項 (claim) 範圍解釋會根據申請書說明、圖示和先前技術文件綜合下，作出可能合理的解釋。 USPTO將申請專利的請求項做最廣範圍解釋，然後與先前技術文件產生交集來比較，和法院的解釋方法是兩種不同的比較解釋方法。所以要用先前技術文件來挑戰專利的有效性， 在法院中的難度是比在USPTO審查專利時要難得多。

Microsoft向美國最高法院提出建議，在法院中用先前技術文件來挑戰專利項目的有效性時， 如果提出的先前技術文件在專利申請審查過程中曾經被引用過，挑戰人再次引用這些文件來挑戰時， 法院可以用「明確令人信服證據」標準來審查這些文件。但如挑戰者提出先前技術文件在專利申請審查過程沒被引用過，法院審核用這些先前技術文件來挑戰專利有效的標準時，應是與USPTO引用標準「優質證據」標準相同。

最高法院在九位大法官判決針對挑戰專利有效與否的訴訟中，聯邦法官採用證據唯一標準仍然使用「明晰及令人信服」的標準。最高法院指出2007年KSR 一案中，他們提到在法庭中被告向法庭提出證明專利無效的證據，如果這個證據在USPTO審理該專利審請時並沒有看到或參考過，這新的證據會比那些USPTO 已經檢驗或考慮過的證據更具影響性，但並不是法院對採用兩種證據應用不同審核標準。最高法院亦指過去30年來，聯邦法官一直是採用「明晰及令人信服」同一標準來審核證據可否採用；而且這標準符合美國國會在製定美國專利法第282 條文原有精神及用意，條文中明確指定要推翻專利的有效性，挑戰專利的一方提出證據必需是清晰，有說服力的。 

結論

Microsoft以其雄厚財力及大律師事務所協助下，輸了這場官司給一家小小的軟件公司；Microsoft一路奮戰到美國最高法院，仍難逃被判侵權的結果，需要付出數億美元的賠償金。最高法院明確指出，針對挑戰專利有效性的挑戰者提出的證據，法院必需是以「清晰及具說服力」的標準來審核。這對專利擁有者是個樂於聽到的判決結果。

但判決中亦提到，挑戰專利有效性的挑戰方在訴訟中可以對陪審團指出其提出的新證據是USPTO 從未考慮過的。陪審團也可以因此更看重這類訴訟證據。但所有證據都需先經過「清晰及具有說服力」這一關的審查。    

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